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作者：冯建坤超凡知识产权服务股份有限公司

原标题：撤三程序中非规范商品上的使用可否视为核定商品上的使用探讨

引言：

根据最高院、北京高院目前确定的意见，商标撤销三年不使用程序中，只有在核定商品上的使用，才是对注册商标的使用，相关证据才能作为注册商标的使用证据，在与核定商品类似的非核定商品上的使用不能视为核定商品上的使用。但对于非规范商品的使用人来说，其之所以在非规范商品上使用被申请撤销的注册商标，是因为其在申请商标注册时没有对应的规范商品名称，同时以非规范商品申请注册的成功率又很低导致，注册人在申请注册时并没有注册失误等主观过错，这种情况下，仍认定非规范商品的使用不能视为类似核定商品使用是否有违法律的公平、合理？针对以上该问题，本文将进行初步的探讨。

一、类似商品上的使用是否可以视为核定商品上使用认定的演化要讨论上述问题，我们有必要了解撤三程序中类似商品上的使用是否可以视为核定商品上的使用认定的演化过程。在早些年，商标撤三程序的目的在于盘活商标资源，敦促注册人使用商标，并非是一种处罚措施，部分法院特别是商标局对于撤三程序中的使用证据，无论是证据的形式还是使用证据的递交时间都采取相对宽松的态度。例如在“三得利SDL及图”案中，人民法院就认为，某公司“销售‘三得利’饮用水，而饮用水商品与涉案商标核定使用的可乐、液体饮料、保健饮料、固体饮料属于类似商品，故可以视为涉案商标在其核定使用商品上进行了使用”。该案中，商标实际使用的“饮用水”商品并非“三得利SDL及图”商标核定商品，但与核定的“液体饮料”等商品均属于类似商品，商标获得维持。

然而，这种认定在法理上存在明显的逻辑困境，因为在非核定的类似商品上使用注册商标的行为如果使用注册商标标识“®”，则属于冒充注册商标的违法行为，如果未使用“®”，则属于使用未注册商标的行为，这两种情况无论哪种情况都不能作为该注册商标的合法使用证据。最高人民法院在2015年公布的“B及图”商标典型案例【（2015）知行字第255号】的摘要中就明确指出“在注册商标连续三年停止使用予以撤销制度中，复审商标的使用行为应以核定使用的商品为限。”2016年5月初，北京市高级人民法院发布的《当前知识产权审判中需要注意的若干法律问题》中也明确“对于使用注册商标的商品范围应当坚持长期以来已经形成的标准，即只有在核定商品上的使用，才是对注册商标的使用，在与核定使用商品类似的商品上的使用，并非对注册商标的使用，不能据此维持注册商标有效；商标注册人在核定使用的一种商品上使用注册商标的，在与该商品相类似的其他核定商品上的注册可予以维持。”至此，经过最高院和北京高院明确，司法实践中，已经确定只有在核定商品上的使用才能视为该商品相类似的其他核定商品上的使用，在与核定商品类似的非核定商品上的使用不能视为该核定商品上的使用。

二、在与核定商品类似的非规范商品上使用注册商标能否视为在该核定商品上使用的思考（一）一概否决非规范商品上的使用效力有违公平、合理原则

商标撤三程序中，如果以非规范商品不属于核定的商品，一概否认其使用行为的效力，将有违法律规定的公平、合理原则，理由如下：

1.对于与规范商品类似的非规范商品，注册人通过指定类似规范商品来保护非规范商品系商标注册制度缺陷造成，注册商标人主观上不存在过错。因为现实社会的复杂性和变化性，作为商标注册依据的《商标注册用商品和服务国际分类表》、《类似商品和服务区分表》不可避免地存在局限性和滞后性，无法包含现实存在的全部商品。虽然《商标法实施条例(2014修订)》第15条规定，非规范商品可以通过随附说明的方式申请注册，但由于非规范商品本身属性并不确定，注册人在申请注册时实际无法准确判断该非规范商品是属于类似规范商品的下位概念还是平行概念，即便注册人认为属于平行概念，由于行政行为谨慎性，实践中以非规范商品申请注册的成功率很低，注册人即使尝试了以非规范商品注册商标，但也会大概率地被驳回。因此，对于与规范商品类似的非规范商品，注册人通过指定类似规范商品来保护非规范商品很多时候实属无奈。

2.考虑到注册人在商标使用过程中投入的成本，注册商标形成的商誉，一概否定非规范商标的使用效力，将直接导致注册人丧失注册商标权利并丢失已有市场，造成巨大损失。撤三程序中的被申请撤销商标的注册时间至少都经过三年，在真实的使用意图下，注册商标经过多年的使用，商标注册人基本都会投入大量的成本，注册商标也会形成一定的商誉，如果直接否定非规范商品的使用效力，实际是要求注册人为商标注册制度本身的缺陷承担法律后果，这显然有违法律规定的公平、合理原则。在“伟迪捷”案中，商标核定商品为“印刷机器”等，而注册人一直将“伟迪捷”商标使用在“喷码机”这一非规范商品上。审理法院认为若将商标使用商品严格限定在核定的“印刷机器”上，对“喷码机”上的商品不予采纳，将会致使注册人丧失商标权利并丢失已有市场，导致不公，该判决未否定非规范商品使用的效力显然更为公平、合理。

（二）并非所有在非规范商品上的使用行为都可以视为类似核定商品上的使用

如前文所述，将与核定商品类似的非规范商品上的使用行为视为在该核定商品上的使用，重要原因是注册人在注册商标时不存在注册失误等主观过错。若注册人在注册商标时，虽然非规范商品在分类表中仍不存在规范的商品名称，但实际中已经存在多个非规范商品在同一群组注册成功的案例，且撤销申请人能够证明注册人知晓这些成功的案例，那可以证明注册人知晓商标局实际已基本确认该非规范商品属于这一商品群组，若此时注册人仍未选择直接以非规范商品作为核定商品申请注册，甚至选择在其他群组上注册商标，注册人应当是存在注册上的失误的，此时在非规范商品上的使用行为不能视为类似核定商品的使用。另外，若注册人注册商标在先，使用非规范商品在后，实际属于在新商品上使用商标的行为，按照《商标法》规定不同的商品应该分别注册商标，若此时注册人知晓这一非规范商品已经存在多个与注册商标核准商品不同群组注册成功的案例，使用人仍然坚持使用此前已注册的商标，而不另行申请商标，则同样存在注册失误，其在与核准商品类似的非规范商品上的使用行为同样不能视为核定商品上的使用。

（三）将在与核定商品类似的非规范商品上使用视为在该核定商品上使用的条件

综上所述，笔者认为，将在与核定商品类似的非规范商品上的使用视为在该核定商品上的使用需满足以下条件：

1.非规范商品使用人在注册商标时尚不存在该非规范商品在同一商品群组注册成功的多个案例，若已存在且有证据证明使用人知晓这些成功案例，使用人申请注册时应当尝试直接以非规范商品作为核定商品申请。之所以限定为同一群组的多个成功的案例是商标注册实践中存在某个非规范商品在不同的商品类别同时注册成功情况，一两个非规范商品的成功案例并不能让注册人完全确定需要注册的商品内容，也不足以促使注册人选择程序更为繁琐、成本更高、时间更长的非规范商品上申请注册。同理，对于先注册商标后在类似非规范商品上使用注册商标的行为，若使用人知晓存在了多个非规范商品注册成功的案例，且成功注册的商品群组均与已注册商标核准商品的群组不同，此时使用人未尝试非规范商品上申请注册商标，而是直接使用已注册商标，则在该非规范商品上使用注册商标的行为不能视为类似核定商品上的使用。

2.非规范商品应当达到司法认定构成类似商品的程度，但不要求属于最为接近的商品。对于此条件，笔者与北京知产法院“佳捷时JAGAS及图”案（2016京73行初2035号）审理法官有不同看法。该案中法官认为非规范商品“即便考虑到商标申请时关于商品名称的规范,其使用仅可以作为与其最接近的商品的使用。”笔者认为，非规范商品使用不能仅局限在“最接近的商品”，而应扩大到类似商品。首先，非规范商品之所以非规范，很大一部分原因是因为其商品的属性并不明确（对于商品属性明确的商品实际可以归入规范商品的下位概念），在属性并不明确的情况下，“最接近”的概念实际是无法明确的；其次，对于注册人来说，要求注册人在申请注册时就准确判断“最接近”的规范商品，实际是无法完成的任务，一方面注册人并不具备相应的专业知识，另一方面，商品的类似概念实际也是处于变化过程中，当初认为是“最接近”的规范商品，撤三程序时并不一定还是“最接近”。因此，笔者认为，只要非规范商品构成司法实践认定的类似商品（即以相关公众对商品或者服务的一般认识综合判断），就可以认为注册人在注册时不存在注册的失误，未能直接在非规范商品上注册商标实际是由于商标注册制度的缺陷造成，其在与核定商品类似的非规范商品上使用可以视为在该核定商品上使用。

3.没有证据证明使用人知晓第1点条件所述的成功案例。目前国家商标局的官方查询系统并不能直接查询非规范商品的注册情况，基于行政机关的公信力和权威性，一般情况下可以直接推定使用人并不知晓该非规范商品的成功注册案例。但是，若撤销申请人能够提供明确的证据证明使用人知晓这些案例的，例如注册非规范商品使用人在注册时曾收到代理机构或者经营同类产品经营者提供的非规范商品注册情况的报告等，使用人在与核定商品类似的非规范商品上的使用不能视为在该核定商品上的使用。

结语：

目前司法实践商标撤三程序中只有在核定商品上的使用才能视为该商品相类似的其他核定商品的使用，在与核定商品类似的非核定商品的使用不能视为该核定商品的使用。但对于非规范商品，因为注册人难以准确判断与非规范商品最近似的规范商品，而直接以非规范商品进行注册的成本较高、成功率较低，许多非规范商品上使用注册商标的注册人申请注册时主观上并无过错，若严格按照在核定商品上的使用才能构成使用的规则，并不符合公平合理原则。因此，笔者认为，若只有没有明确的证据可以证明非规范商品的使用人在申请注册时明知该非规范商品已经基本确定应注册在某个规范商品的群组，否则，对于通过在类似的规范商品上获得注册的非规范商品使用人，只要该非规范商品与核定的规范商品类似，就应当将其在该非规范商品上使用注册商标视为是该规范商品上的使用，从而维持注册商标的效力，而不应当苛求该非规范商品与核准的规范商品是最类似的商品。

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作者：冯建坤超凡知识产权服务股份有限公司

编辑：IPRdaily王颖校对：IPRdaily纵横君